O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) divulgou no fim de dezembro (30) uma Ata da Reunião realizada no último dia 28, da qual participaram o Presidente da Autarquia e diversos Diretores, para discutir aspectos jurídicos e entendimentos técnicos relacionados à averbação de contratos de tecnologia, com o intuito de revisar e aprimorar as normas vigentes, conforme levantado pela Licensing Executive Society (LES) Brasil (processo SEI 52402.014019/2022-28).
Assim, a Diretoria Colegiada do INPI deliberou e decidiu sobre mudanças relevantes em seus entendimentos técnicos e no processo de averbação de novos contratos de transferência de tecnologia, dentre os quais destacamos:
- O fim de diversas formalidades nos documentos submetidos à averbação, como remoção da obrigatoriedade de notarização e apostila/legalização das assinaturas estrangeiras e aceite de assinaturas digitais sem certificado ICP-Brasil, entre outras coisas.
- A aceitação inequívoca do licenciamento de tecnologia não patenteada;
- Possibilidade de pagamento de royalties em contratos que tenham por objeto pedidos de marcas (não necessariamente marcas registradas), com base no parecer da Procuradoria Federal Especializada do INPI. Ainda neste sentido, decidiu-se que será encaminhada, a curto prazo, consulta à Procuradoria sobre a possibilidade da extensão desse entendimento para patentes, desenhos industriais e demais ativos de PI, no que couber.
Sem prejuízo do exposto, o INPI publicou neste último sábado (7) um comunicado esclarecendo que as deliberações constantes na Ata de Reunião em referência necessitam de revisão normativa e, portanto, até que sejam publicadas as normas atualizadas, estão em vigor as normativas relativas à matéria de averbação e registro de contratos.
A equipe de Life Sciences do Azevedo Sette, liderada pela sócia Juliana Sene Ikeda (jikeda@azevedosette.com.br), se coloca à disposição para esclarecimentos adicionais sobre o tema.